El Ministerio de Cultura de España regula los conceptos aplicables a La Propiedad Intelectual entendiendo que “está integrada por una serie de derechos de carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición y explotación de sus obras y prestaciones.”
La Ley que regula La Propiedad Intelectual es el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Aquí podemos encontrar todos los detalles generales y específicos que regulan este campo legal.
¿Qué especifica la LCSP sobre la cesión de la Propiedad Intelectual por parte del Contratista al Órgano de Contratación?
En el ámbito de la Contratación Pública, cuando un Contratista o Empresa Licitante presta sus servicios a la Administración Pública, debe de tener siempre en cuenta lo que especifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) en su Artículo 122 “Pliegos de cláusulas administrativas particulares”, al mencionar:
“Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 308 respecto de los contratos de servicios.”
Esto significa que, podrían exigirse en los Pliegos que regulan el proceso administrativo de la Licitación, que todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del contrato pueden pasar a ser propiedad del Órgano de Contratación con los derechos que se otorgan por Ley tras su contratación.
En caso de duda, antes de la presentación de la oferta, la recomendación es la de levantar la pregunta al Órgano Contratante para despejar cualquier duda sobre el alcance de la cesión intelectual
Al hacerlo, este traspaso le otorgaría a la Administración Pública la potestad de poder reproducirlos, publicarlos y divulgarlos de manera total o parcial sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario que sea el autor original de los trabajos derivados de la propuesta y ejecución de la oferta.
Durante el tiempo que dure la contratación de la prestación del servicio, ejecución o suministro de bienes, el adjudicatario no podrá hacer ningún uso divulgativo de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución del contrato, bien sea de forma total o parcial, directa o indirecta (ni con carácter prioritario derivada de la misma), sin tener antes la autorización expresa del Órgano de Contratación, teniendo además en cuenta que el derecho que ampara al Órgano Contratante podría resultar en la negación de su uso si así lo decidiese.
En todo caso, aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, es decir, no sea especificado dentro de los Pliegos, aun así, el Órgano de contratación podría autorizar el uso del producto a los entes, organismos y entidades del sector público relacionados con la Contratación efectuada.
¿Significa una pérdida de los derechos del Contratista la cesión de La Propiedad Intelectual al Órgano Contratante?
El Artículo 122 “Pliegos de cláusulas administrativas particulares”, de la LCSP continúa su redacción haciendo alusión a la regulación de la cesión de los datos en consonancia con las leyes que los regulan, a saber:
“Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar:
a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.
b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.
c) c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
d) d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.
e) e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.”
La regulación anterior deja claro que los Pliegos deben especificar con claridad las bases en las que se regirá la cesión temporal o permanente de La Propiedad Intelectual.
La cesión intelectual regulada en la LCSP se centra, principalmente, en los desarrollos que se creen en el marco del contrato público adjudicado y, en principio, no podría retrotraerse a dichos conocimientos previos
Por ejemplo, si hay estudios y documentos alzados, el Órgano Contratante debe dejar constancia sobre si quiere ejercer Derechos de Propiedad Intelectual sobre los mismos de manera específica al haber sido elaborados para la ejecución del contrato. Además, tendrá que proteger su contenido en cuanto a la existencia o no de la prohibición en el uso o divulgación del contenido documental por el adjudicatario.
Esto también pudiera contemplar que, si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad Industrial e Intelectual, éste podría ser cedido por el contratista a la Administración contratante casi de manera automática como parte del requerimiento de participación en esa contratación pública. En estos casos es importante ampararse en la protección que la Ley otorga para los Contratistas.
¿Qué regulación existe en cuanto a la cesión de desarrollos y productos protegidos por Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual?
En cuanto a la cesión de desarrollos y productos protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual, la Cámara de Comercio de España recuerda que, en estos casos, “el fin último de la realización de un proyecto de I+D+i por parte de una empresa es la obtención de una serie de resultados que le permitan ganar competitividad a través de nuevos o mejorados productos, servicios o procesos. Pero la ventaja competitiva existe siempre y cuando los resultados y el conocimiento relacionado no sean conocidos por los competidores o, en su caso, aunque sean conocidos, que éstos estén limitados en su utilización o aplicación.”
Por tanto, cuando aparecen en escena los aspectos relacionados con la Propiedad Industrial e Intelectual de los resultados derivados de la actividad de I+D+i y, por extensión, la explotación de dichos resultados, la dimensión de la propiedad intelectual cobra un vigor más estricto.
A este respecto hay pronunciamiento en la LCSP en conformidad con lo establecido en el Artículo 308.1, al decir:
“Artículo 308. Contenido y límites.
1. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.”
Entonces, salvo que se disponga de otra medida en el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP) y concretamente en las cláusulas con el alcance contractual para los adjudicadores, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y puesta a disposición de los productos protegidos por un Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual también llevarán aparejada la cesión de los derechos a la Administración Contratante (aunque con más rigurosidad).
Así que ha de entenderse que, siguiendo lo dispuesto en el citado artículo, el Pliego debe señalar claramente, en virtud de este, que aquellos desarrollos que se generen para la ejecución Objeto del Contrato pasarán siempre, por derecho, a ser de titularidad de la Administración Contratante. La omisión explicita de ello podría abrir la posibilidad de interponer recurso en materia de contratación si el Contratista entendiese que hay una vulnerabilidad de sus derechos.
Por otro lado, los desarrollos previos de un Contratista sobre su servicio o suministro con los que completa su porfolio de producto en el mercado o sector donde opera, no pueden ser nunca regulados por el Contratante. La diferencia la marca la “especificidad” del producto ofrecido en la licitación y destinado a la adecuación al que se destina según lo descrito en el Pliego Técnico (PTT). Según Ley, los pliegos no deberían de regular el conocimiento previo del contratista.
Por ello, normalmente, la cesión intelectual regulada en la LCSP se centra, principalmente, en los desarrollos que se creen en el marco del contrato público adjudicado y, en principio, no podría retrotraerse a dichos conocimientos previos.
¿Qué puede hacer el Contratista para ampliar su protección en materia de derecho de Propiedad Intelectual?
Por parte del Contratista, una vez seleccionado y con el fin de ampliar su protección en materia de derecho en la Propiedad Intelectual vigente, sería recomendable elaborar un listado con el material preexistente, para que conste en el expediente de la administración, en el que se incluya, por ejemplo, los siguientes parámetros de control para dejar su constancia:
- La Denominación mercantil según registro.
- La Descripción de la funcionalidad del producto, ya sea industrial o de software de desarrollo o la existencia de cualquier otra vinculación digital.
- La acreditación de la existencia de desarrollos previos antes de la obtención de las patentes y sus vigencias.
- La Bibliografía en la que se basan los desarrollos, sobre todo, cuando tienen carácter privativo. En este apartado, la constatación del conocimiento previo y de los desarrollos anteriores, pondrán declararse como base para la necesaria limitación legal a los derechos intelectuales exigidos por la Unidad Contratante. También se establecerán los derechos de autor de las obras y diseños que formen parte de los desarrollos del producto o servicios contratados.
- Los materiales o sistemas formativos que se pretendan aplicar en la prestación del servicio, suministro o ejecución.
- El listado de las patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, material técnico de diseño y cualquier otro elemento de desarrollo relacionado con la Propiedad Industrial.
El Pliego debe señalar claramente, en virtud de este, que aquellos desarrollos que se generen para la ejecución Objeto del Contrato pasarán siempre, por derecho, a ser de titularidad de la Administración Contratante. La omisión explicita de ello podría abrir la posibilidad de interponer recurso en materia de contratación si el Contratista entendiese que hay una vulnerabilidad de sus derechos
En base a esto, también sería una medida de control por parte del Contratista, una revisión profusa de los Pliegos para determinar la existencia de cualquier otra cláusula que obligue a cesión intelectual en los casos de los contratos de servicios.
Este alcance podría tener una capacidad más allá de las aplicables al objeto del desarrollo y de la puesta a disposición de los productos protegidos por un derecho de propiedad industrial e intelectual que, por Ley, llevarán aparejada la cesión de este a la Administración Contratante.
En caso de duda, antes de la presentación de la oferta, la recomendación es la de levantar la pregunta al Órgano Contratante para despejar cualquier duda sobre el alcance de la cesión intelectual que se producirá como aceptación de esta en el caso de la presentación de la oferta en base a los Pliegos que regulan el proceso administrativo.
Fuentes
- B.O.E.: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Ministerio de Cultura de España.
- Cámara de Comercio de España.
